By: John Murphy
El 8 de junio de 2023, la Suprema Corte de Estados Unidos consideró la parodia como defensa frente a la infracción y dilución de marcas, en el caso Jack Daniel’s Properties, Inc. Vs VIP Products LLC, Caso nº 22-148.
VIP Products vendía un juguete masticable para perros que se parecía mucho a una botella de whisky de Jack Daniel’s. El texto de la etiqueta parodiaba varias marcas de Jack Daniel’s; por ejemplo, sustituía JACK DANIEL’S por BAD SPANIELS.
Jack Daniel’s demandó a VIP por infracción de marca y dilución. VIP alegó que su juguete para perros era una obra de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. (que protege la libertad de expresión y la expresión artística).
El caso llegó hasta la Suprema Corte. En una decisión unánime poco frecuente, la Corte sostuvo:
- La Primera Enmienda no es una defensa contra la infracción de marca «cuando el infractor acusado ha utilizado una marca para designar la procedencia de sus propios productos – en otras palabras, ha utilizado una marca como marca». A pesar de sus protestas, VIP utilizaba BAD SPANIELS, y otros elementos de la etiqueta, para indicar el origen de su producto. Por lo tanto, su juguete no estaba protegido por la Primera Enmienda.
- Del mismo modo, «dado que VIP utilizaba las marcas impugnadas como identificadores de fuente, no podía beneficiarse de la excepción por uso justo de la parodia» como defensa frente a la demanda de dilución de marca de Jack Daniel’s.
- Aunque el juguete para perros de VIP no estaba protegido por la Primera Enmienda, «el mensaje expresivo de una marca -especialmente el paródico, como afirma VIP- puede figurar adecuadamente a la hora de evaluar el riesgo de confusión». VIP era libre de argumentar que su juguete para perros no confundía a los consumidores porque era obviamente una parodia, y no un producto fabricado por Jack Daniel’s o con su permiso.
Los demandantes en casos de parodia suelen basarse en encuestas mediante las cuales se pregunta a los encuestados si el demandado necesitaba el permiso del demandante para vender el producto. La juez Sotomayor advirtió que «los tribunales deben tratar los resultados de [tales] encuestas con especial cautela», porque una respuesta afirmativa puede reflejar «una creencia errónea… de que todas las parodias requieren el permiso del propietario de la marca parodiada». Sotomayor continuó afirmando:
Permitir que los resultados de una encuesta impulsen el análisis de la infracción podría silenciar un gran número de parodias, incluso aquellas que, según otros parámetros, es poco probable que den lugar a confusión sobre la procedencia, que es la principal preocupación de la Ley Lanham… Las marcas adineradas con los recursos para encargar encuestas tendrían un veto efectivo sobre la burla… Los tribunales deben asegurarse de que las encuestas no desplacen completamente a otros factores de probabilidad de confusión, que pueden reflejar con mayor precisión las experiencias de los consumidores reales en el mercado».
La Corte Suprema devolvió el caso a los tribunales inferiores para que continuaran los procedimientos de conformidad con su decisión.